李国聪：方法类发明专利维权之诉讼策略——以产品制造方法发明专利侵权举证责任分配规则为视角

【关键词】方法类发明专利 产品制造 维权 诉讼 举证责任 倒置

《中华人民共和国专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”本条是关于专利权人对其专利产品或专利方法所享有的专有权的规定。专利权是一种排他性的或称独占性的权利，即专利权人对其专利产品或者专利方法的“实施”享有专有权。何为专利法所称的专利的“实施”，本条对此作了界定。

对该条款进行解读可以看出，发明专利保护的主题一般分为产品专利与方法专利。当涉嫌被侵权的专利为产品专利时，专利权人可以通过流通渠道获得侵权产品作为证据请求司法保护。而当涉嫌被侵权的专利为方法专利时，由于使用方法专利的证据材料通常由被诉侵权人控制或者保存，专利权人往往难以取得，此时，专利权人如何维权成为知识产权保护实践中的疑点、难点。本文将以产品制造方法发明专利侵权举证责任规则为视角试着探讨方法类专利如何维权以期提供参考。

方法专利或专利方法大致分为三类，具体而言，第一类产品制造方法，即依托于设备设施通过一定步骤作用于特定的物品之上，使之在结构、形状或者物理化学特征上发生变化，如化合物的合成方法、机械设备的加工制造方法等；第二类作业方法，即依托于设备设施通过一定步骤作用于特定物品或特定空间，不引起物品或特定空间结构、形状或者物理化学特征上发生变化，进而达到一定技术效果的方法，如药品质量检测方法、大气污染控制方法等；第三类使用方法，即已知物品的新的应用方法，该已知物品在原有用途的基础上产生了新的用途，如发现类风湿性关节炎药物金诺芬具有抗阿米巴虫效力等。

分析专利法第十一条中的“使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”可知，其包括两个含义：第一，使用其专利方法，这里的“专利方法”包括上述三种类型的专利方法；第二，使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，这里的“专利方法”则仅仅是指上述第一类型的专利方法，即产品制造方法，因为其他两种类型的专利方法不具有“直接获得的产品”这一属性。

从专利代理实务的角度而言，依照该专利方法直接获得的产品，有可能是新产品，也有可能是已知产品。此时，除撰写方法权利要求寻求保护该方法外，如果是新产品，则应该撰写产品类型的权利要求寻求保护产品，即产品专利。但有时，可能因为某种原因并未撰写新产品权利要求，这就产生了存在“新产品制造方法发明专利”、“已知产品制造方法发明专利”的两种情形。针对这两种情形，其维权诉讼策略是有很大差异的，尤其是在举证责任分配规则方面。

（一）新产品制造方法发明专利侵权举证规则

（1）新产品的认定

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品”的规定可知，“新产品”是指该产品或者制造该产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知，即绝对新颖性标准。换言之，如果一种产品制造方法专利的技术方案给使用该专利方法制造的产品带来了区别于专利申请日前同类产品的新的结构特征，则使用该专利方法制造的产品可以认定为专利法意义上的新产品。

此外，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十三条 “对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第十一条规定的依照专利方法直接获得的产品。对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品”的规定，在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时，应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。所谓“依照专利方法直接获得的产品”，是指使用专利方法获得的原始产品，而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。

（2）举证责任倒置

对于产品制造方法发明专利侵权纠纷，如果涉及新产品制造方法，依据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十一条第一款及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称民事诉讼证据规定）第四条第一款第（一）项的规定，由制造同样产品的被诉侵权人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。为何如此规定，究其原因，是因为新产品在方法专利申请日前不为公众所知，经由专利方法制造的可能性较大，其制造方法的证据又处于被诉侵权人的实际控制之中，因此，应当由距离证据更近的被诉侵权人提供该证据证明针对自己的侵权指控不成立。

（3）举证责任倒置适用的前提

新产品制造方法发明专利侵权举证责任倒置的适用需满足一定的前提条件，即专利权人能够证明依照专利方法制造的产品属于新产品，并且被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品属于同样的产品。也就是说，举证责任倒置并不意味着专利权人不承担任何举证责任。专利权人要首先证明其专利方法制造出的产品是“新产品”，其次要证明被诉侵权人制造出的产品与该“新产品”为同样的产品。

（4）案例解析

案例1：在“双向加密磁卡防伪方法”方法发明专利侵权案件中，专利权人提供的证据尚不足以证明使用涉案发明专利的方法所制造出的产品属于新产品。因此，法院未能支持专利权人关于涉案发明专利属于新产品制造方法的主张。

案例2：在“氨氯地平对映体的拆分”方法发明专利侵权案件中，根据涉案专利权利要求1记载的内容看，依照涉案专利方法直接获得的产品是“结合一个DMSO-d₆的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d₆的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸盐”，其中前者即为制造左旋氨氯地平的中间产物，而非左旋氨氯地平本身；而后者即为制造右旋氨氯地平的中间产物，亦非右旋氨氯地平本身。由于在涉案专利的申请日之前，上述中间产物并未为国内外公众所知悉，可以认定依照涉案专利方法直接获得的产品是新产品，涉案专利属于新产品制造方法专利。

虽然涉案专利是一项新产品制造方法专利，但要由被诉侵权人承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，还须由专利权人证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。如前所述，依照涉案专利权利要求1记载的方法直接获得的产品是“结合一个 DMSO-d₆的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d₆的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸盐”。而专利权人提供的证据虽然能够证明被诉侵权人制造了马来酸左旋氨氯地平及其片剂，并且马来酸左旋氨氯地平的制造须以左旋氨氯地平为原料，但并没有提供证据证明被诉侵权人在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时，制造或使用了“结合一个DMSO-d₆的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”中间产物（新产品）。因此，专利权人提供的证据并不足以证明被诉侵权人制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品，法院未要求由被诉侵权人承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。

（二）已知产品制造方法发明专利侵权举证规则

（1）困局

对于已知产品制造方法发明专利侵权纠纷的举证责任分配，相关法律和司法解释均无具体规定。一般而言，对制造方法专利的使用表现在产品的制造过程中，产品制造过程涉及生产步骤和工艺参数，具体的流程和数据只能在生产现场或者查看生产记录才能得知。通常情况下，专利权人难以接近被诉侵权人的生产现场和生产记录以取得完整的制造方法证据，在产品制造方法证据完全掌握在被诉侵权人手中的情况下，如果不结合具体案情对侵权指控成立的可能性大小以及双方当事人的举证能力进行分析，只是简单地适用“谁主张谁举证”的一般原则，由专利权人来举证证明被诉侵权人生产同样产品的制造方法，显然不利于客观事实的查明，亦有违公平原则。

（2）破局

根据民事诉讼证据规定第七条规定“在法律没有具体规定，依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时，人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担”。凡是掌握证据的当事人均有责任提供证据以还原客观事实，举证责任的分配原则应当是在公平和诚实信用的基础上，确保最大限度地查明客观事实。

具体到产品制造方法发明专利侵权纠纷，当使用专利方法获得的产品不属于新产品时，意味着在方法专利申请日前，通过其他方法已经制造出同样的产品，因此，同样产品经由专利方法制造的可能性就没有新产品的大，如果也适用举证责任倒置规则，一律由被诉侵权人对其制造方法进行举证，就有可能被专利权人滥用来套取被诉侵权人的商业秘密，不利于对被诉侵权人商业秘密的保护，所以法律和司法解释没有规定适用举证责任倒置规则。但是，这类产品的制造方法往往只有被诉侵权人知道，专利权人很难举证，所以简单地适用“谁主张谁举证”的原则，一律由专利权人对被诉侵权人的制造方法进行举证，确有困难和不公，不利于案件事实的查明。

为了既能查明案件事实，又能确保被诉侵权人的商业秘密不被泄露，平衡好专利权人和被诉侵权人的利益，实务中，应在专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，根据案件具体情况，结合已知事实及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的前提下，人民法院可以根据民事诉讼证据规定中的第七条规定，将举证责任分配给被诉侵权人，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。

（3）案例解析

在“粘胶木浆粕”方法发明专利侵权案件中，涉案粘胶木浆粕并非新产品。专利权人提供了“被诉侵权人棉浆粕出门证”、“被诉侵权人浆粕质量检验单”等一系列证据证明被诉侵权人生产销售了涉案产品，并且通过产品检验等方式证明了涉案产品是与涉案专利方法生产的产品相同的粘胶木浆粕而非被诉侵权人辩称的粘胶棉浆粕。对于涉案产品的制造方法，专利权人提供了其所拍摄到的被诉侵权人的生产车间、相关机器设备以及原材料木浆板投放过程的视频资料，虽然这些证据不能形成完整的生产步骤和工艺参数，尚不足以证明被诉侵权人生产涉案产品的制造方法，但是被诉侵权人认可该视频资料所显示的是其公司的生产现场。同时，法院根据专利权人的证据保全申请，两次进行调查取证均受到被诉侵权人阻挠。此种情况，专利权人已经完成了涉案产品与涉案专利方法生产的产品相同的举证责任，为证明涉案产品制造方法落入涉案方法专利权保护范围尽了合理努力。而被诉侵权人既没有提供有力的证据予以反驳也不予配合法院调取证据。因此，人民法院将证明涉案产品制造方法的举证责任分配给了被诉侵权人承担。被诉侵权人无正当理由拒不提供涉案产品制造方法证据，法院遂认定其生产涉案粘胶木浆粕产品的制造方法落入涉案专利权保护范围，专利权人的侵权指控成立。

在实务中，从权利人的角度而言，对于侵犯方法类发明专利的行为进行维权，权利人应首先着眼于证明依照该专利方法直接获得的原始产品是否为专利法意义上的“新产品”。如果是，则权利人应再进一步证明该专利方法直接的获得原始产品与涉嫌侵权产品是同样产品，将举证责任转移给被诉侵权人。如果否，则权利人应尽最大可能的搜集涉嫌侵权的证据，达到经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法的程度，但结合已知事实及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，则可以向人民法院申请调查取证，并请求人民法院将举证责任分配给被诉侵权人，由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。从被诉侵权人的角度而言，本着诚实信用原则，无论是被诉侵犯新产品亦或是已知产品制造方法专利，综合考虑保护商业秘密，被诉侵权人不用提供完整的制造方法证据，但是为了证明自己的不侵权主张，至少应该提供部分生产步骤或工艺参数证明涉案产品制造方法与涉案方法专利有一个技术特征不相同也不等同，或者其制造方法缺少涉案方法专利的一个技术特征，以免承担不利后果。

李国聪律师

李国聪律师北京德和衡（石家庄）律师事务所知识产权团队负责人，执业律师、执业专利代理师。李国聪律师先后毕业于河北医科大学、北京大学，分别获得药物制剂理学学士学位、国际药物工程管理硕士学位。

自2006年即开始从事知识产权创造、保护、运用与管理，曾在大型制药企业负责知识产权保护、知识产权诉讼等工作，对知识产权法、公司法、食品药品（医疗器械）法律法规具有深入的研究和丰富的实践经验。主要业务方向为上市公司或公司上市及其他公司提供知识产权保护规划、知识产权运用合规风险管控、知识产权尽职调查、知识产权侵权诉讼等业务。现为中国法学会会员、河北省律师协会知识产权法律专业委员会委员、石家庄市律师协会知识产权专业委员会委员、河北省知识产权保护与发展协会会员。

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